REGISTRO DE MARCA | En este artículo te contamos lo que debes tener en cuenta antes de usar e intentar registrar una marca similar a una ya existente en el mercado.
Nuestra experiencia nos enseña que existen muchos emprendedores e incluso medianas y grandes empresas, que algunas veces aconsejados solo por sus áreas de marketing se aventuran al mercado usando una marca que busca parecerse a otra ya existente y por lo general a una líder en el sector.
Incluso más aún pretenden proceder con el registro de marca a su favor en INDECOPI entrando de esta manera a un terreno desconocido que generará problemas a la vista, desde una sólida denegatoria de marca por parte de INDECOPI, hasta acciones legales de la otra parte protegida.
Eso sucede cuando la empresa o el emprendedor no cuenta con una asesoría especializada y parte de la idea equivocada de que el registro de marca le otorga un derecho de exclusiva únicamente para marcas idénticas, en un producto determinado y dicha percepción se fundamente en un análisis desde el punto de vista del mercado y no de las reglas que rigen el registro de marca y sus derechos de exclusiva otorgados por ley.
Hemos traído como ejemplo para ilustrar lo antes dicho, la solicitud de una marca que se está presentando en INDECOPI de expediente 876785-2020/DSD conforme a la imagen que se ve a continuación:
Como podrán observar en dicha solicitud se busca registrar una marca que es muy similar a la conocida marca de pollerías NORKY’S, tanto por fonética, identidad visual e incluso por dedicarse al mismo rubro, lo que varía únicamente desde el punto de vista fonético, es la eliminación de la letra (K) en su denominación “NORY’S”, considerando que así podría ser “diferente” a la marca registrada.
El solicitante del registro de marca del ejemplo ha invertido tiempo, dinero (pago de tasas, elaboración de la identidad visual de su marca tanto digital como impresa), a pesar de todo este esfuerzo, estamos seguros que el INDECOPI denegará dicha solicitud, inclusive si los dueños de la marca líder no se oponen a la misma.
1. Si ya tomaste la decisión de emprender un negocio o diversificar tus líneas de producción, es importante escoger una marca que además de ser atractiva marketeramente hablando, esta sea suficientemente diferente a otras marcas que se encuentren registradas en INDECOPI o que incluso existan en el mercado.
2 Antes de solicitar el registro de marca es importante hacer una búsqueda de viabilidad de la marca que deseas “patentar”, el resultado tiene una vigencia de 24 horas, después de ese tiempo, los resultados pueden cambiar. (ES GRATUITO)
3. Debemos estar seguros que los productos o servicios que se distinguirán con la marca no tengan ninguna relación, ni conexión con las marcas que ya se encuentran registradas. La clasificación (NIZA) de marcas es referencial, es decir, por ejemplo, si encuentras una marca registrada en la clase 25 y tú quieres registrar en otra clase (24 o 18), es posible que el dueño de la marca en la clase 25 pueda oponerse a tu solicitud y tenga altas probabilidades de ganar, ya que el clasificador de productos y servicios (CLASIFICACIÓN NIZA) es un punto de referencia y no te asegura que por estar registrado en clases diferentes no puede haber similitud.
4. Finalmente, si bien es cierto que no necesitas un abogado para registrar una marca, se recomienda siempre tener asesoría de un profesional, actualmente existen especialistas en marcas cuyos costos de sus servicios son altamente competitivos, por lo que es mejor invertir en ellos y así ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza.
