Que duda cabe que uno de los activos más valiosos de una empresa, seas éstas micro, pequeña o grandes, son sus marcas. Si bien es cierto que hoy los trámites para acceder al registro y protección ante Indecopi[1] no son tan complicados, sin embargo, después de culminar todas las etapas correspondientes y obtener el certificado o titulo de propiedad, la empresa no debe descuidar dicho registro.
Nuestra larga experiencia nos enseña que en ocasiones las empresas por falta de una asesoría profesional especializada exponen innecesariamente sus marcas registradas a acciones legales largas y costosas presentadas por sus competidores que buscan cancelarlas por supuestamente falta de uso.
En ese sentido, nos permitimos dar unos valiosos consejos con la finalidad de mantener la vigencia de una marca registrada y así evitar cualquier cancelación:
1.- Lo primero es tener presente cuales son los productos y/o servicios que se distinguen con la marca registrada. Nuestra legislación marcaria permite la cancelación de marcas de dos formas:
- CANCELACIÓN PARCIAL (para algunos de los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de la marca y en consecuencia la marca aún se encontraría vigente), o
- CANCELACIÓN TOTAL (para todos los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de la marca, y en consecuencia se perdería la marca).
2.- Tan importante como lo primero es considerar si la marca registrada esta compuesta de una palabra y/o algún elemento gráfico: logotipo, isotipo, etiqueta, rotulado, figura, escritura característica, etc., ello porque, en los documentos que acrediten el uso debe aparecer no solo la palabra o término registrado sino, además, se debe probar el uso del elemento gráfico.
3.- Asimismo, se debe tener en cuenta que por regla general quien aparece como titular o duelo de la marca es quien debe figurar como el que está usándola. En tal sentido en los documentos con los que se pruebe el uso (boletas, facturas, etc.) deben ser emitidos por el titular de la marca, y si ésta es usada por un tercero autorizado por el titular, debe ser mediante un contrato de licencia de uso y en consecuencia será este último quien pueda probar su uso.
4.- En resumen, para el caso de marcas de productos se demuestra mediante los comprobantes de pago (boletas y/o facturas) en donde deberá indicarse en la columna "descripción" (no en el encabezado) la marca junto a los productos, por ejemplo: si su marca es "ESTRELLA" para distinguir zapatos, deberá indicar en sus boletas o facturas "10 docenas de zapatos ESTRELLA" o en su defecto el código que se use para identificarla, lo cual también debe ser acreditado.
5.- En el caso de marcas de servicio, se demuestra mediante comprobantes de pago (boletas y/o facturas), en donde se colocará en el encabezado la marca registrada y en la columna "descripción" el detalle de los servicios que se brinda, por ejemplo: si su marca de servicio es "EL PEZ" para cebicherias y/o restaurantes, deberá colocar en el encabezado EL PEZ (y si es posible debajo un resumen del giro del negocio) y en la columna descripción: "por venta de dos platos de cebiches".
6.- Si la marca está acompañada de algún elemento gráfico, es importante archivar las boletas o facturas de sus proveedores por la confección, diseño o fabricación correspondiente (de las etiquetas, logotipos, envases, rotulados), exigiéndole que detalle por cual marca está emitiendo el comprobante de pago. La publicidad y muestras físicas de las marcas registradas sirven como prueba complementaria de su uso.
Por último, en caso sea notificado con una acción de cancelación por falta de uso contra su marca registrada, puede comunicarse con nosotros para evaluar su caso y asesorarlo de la manera más conveniente para sus intereses.
[1] En el Perú es la oficina nacional de marcas y patentes.
