MARCA REGISTRADA |En el ejercicio de mi profesión, un error frecuente que he encontrado en muchas empresas, sean éstas micro, pequeñas o grandes, es creer que con “patentar” [registrar] una marca o nombre en INDECOPI es suficiente, y por lo tanto no hay necesidad de preocuparse hasta llegado el momento de realizar la renovación respectiva, que es cada diez años.
Sin embargo, la realidad termina por demostrarnos que no basta tener una marca registrada para asegurar uno de los principales activos de las empresas de hoy. No olvidemos que una de las principales funciones de las marcas en el mercado es identificar el origen empresarial de los productos o servicios, lo cual beneficia no solo al titular sino además a sus clientes (consumidores), quienes pueden estar seguros que el producto o servicio que compran con dicha marca lleva consigo una calidad propia del fabricante o proveedor (por lo general el titular de la marca).
Es importante señalar que los derechos de exclusiva sobre las marcas que se registran son un monopolio legal otorgado por el Estado por lo que sus titulares se encuentran obligados a hacer uso de ellas. Es por ello que nuestra legislación establece que quien está interesado en una marca y ésta sea ya una marca registrada a favor de un tercero la posibilidad de que pueda solicitar su cancelación por falta de uso, debiendo presentarse la cancelación contra una marca que tenga una antigüedad de registro de cuando menos de tres años.
El problema se presenta porque - aun cuando los dueños o titulares de las marcas tienen conocimiento que deben usarlas - creen que su uso se da cuando ésta se encuentra impresa en la parte superior de sus boletas o facturas, o que basta colocarla en las etiquetas o envolturas de sus productos. Inclusive debido a la informalidad en que funciona nuestra economía, muchas empresas no consideran necesario solicitar a sus proveedores las facturas o boletas por la confección de dichas etiquetas o envolturas. Todo ello luego redunda en contra del propio titular y trae como consecuencia que la marca sea cancelada.
1) Lo primero es tener presente cuales son los productos y/o servicios que se distinguen con la marca registrada. Nuestra legislación marcaria permite la cancelación de marcas por falta de uso de dos formas:
- PARCIAL (para algunos de los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de marca, y en consecuencia la marca aún se encontraría vigente), o
- TOTAL (para todos los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de marca, y en consecuencia se perdería la marca).
2) Tan importante como lo primero es saber si la marca está compuesta de una palabra y/o acompañada de algún elemento gráfico: logotipo, isotipo, etiqueta, rotulado, figura, escritura característica, etc., ello porque, en los documentos que acrediten el uso debe aparecer no solo la palabra o término registrado sino, además, se debe probar el uso del elemento gráfico.
3) Asimismo, se debe tener en cuenta que, por regla general, quien aparece como titular o dueño de la marca es quien debe probar que está usándola. En tal sentido en los documentos con los que se pruebe el uso (boletas o facturas de ventas, etc.) deben ser emitidos por el titular de la marca, y si ésta es usada por un tercero autorizado por el titular, debe ser mediante un contrato de licencia de uso o carta de autorización y en consecuencia será este último quien pueda probar su uso.
4) En resumen, para el caso de marcas de productos se demuestra mediante los comprobantes de pago (boletas y/o facturas) en donde deberá indicarse en la columna “descripción” (no en el encabezado) la marca junto a los productos, por ejemplo: si su marca es “ESTRELLA” para distinguir zapatos, deberá indicar en sus boletas o facturas “10 docenas de zapatos estrella” o en su defecto el código que se use para identificarla, lo cual también debe ser acreditado. Además, es practica actual del INDECOPI aceptar como prueba de uso que la marca pueda aparecer impresa en el fondo (tramado) de la factura o boleta de ventas.
5) En el caso de marcas de servicio, se demuestra mediante comprobantes de pago (boletas y/o facturas), en donde se colocará en el encabezado la marca registrada y en la columna “descripción” el detalle de los servicios que se brinda, por ejemplo: si su marca de servicio es “EL PEZ” para cubicherías y/o restaurantes, deberá colocar en el encabezado EL PEZ (y si es posible debajo un resumen del giro del negocio) y en la columna descripción: “por venta de dos platos de cebiches”.
6) Si la marca está acompañada de algún elemento gráfico, es importante archivar las boletas o facturas de sus proveedores por la confección, diseño o fabricación correspondiente (de las etiquetas, logotipos, envases, rotulados, publicidad, etc.), exigiéndole que detalle por cual marca está emitiendo el comprobante de pago. La publicidad y muestras físicas de la marca registrada sirven como prueba complementaria de su uso.
7) Por último y no por ello menos importante, las empresas y negocios sean dinámicos en tal sentido muchas veces la etiqueta o logotipo de nuestra marca varia en el tiempo, si la variación es sustancial entonces se debe evaluar la necesidad de presentar un nuevo registro a fin de proteger el nuevo logotipo o etiqueta y así también evitar la cancelación de la marca ya que la ley exige que sea usada tal como fue la marca registrada.
Autor: Paúl Castro García - Abogado, Especialista en Propiedad Intelectual con más de 25 años de experiencia.
